MARCAS NOTORIAS EN EL SALVADOR

Durante los más de 14 años de experiencia, en relación con la observancia de los signos distintivos en El Salvador, he notado que varios titulares, abogados o gestores de PI, tratan de establecer la notoriedad de las marcas que representan, argumentando que dicha marca ha sido registrada en muchos países, aportando como pruebas las copias de certificados registrado en diferentes países; pero tal argumento y pruebas no son los documentos idóneos para establecer el conocimiento del producto por los consumidores del sector idóneo del público al cual van dirigidos, ya que los certificados de registro comprueban la existencia de un derecho de exclusividad otorgado por un país determinado, sobre los productos amparados con dicha marca, pero no comprueban la comercialización y promoción de dicha marca en El Salvador.

Ante la reiterada situación anterior, es necesario transmitirles algunos puntos a tomar en cuenta, a fin de adoptar parámetros objetivos que permitan establecer, si un signo distintivo es o no notoriamente conocido en nuestro país.

SIGNO DISTINTIVO NOTORIAMENTE CONOCIDO

De conformidad con el Art. 2 lit. b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, un signo distintivo notoriamente conocido es “un signo distintivo conocido por el sector idóneo del público o en los círculos empresariales afines al mismo, como perteneciente a un tercero, que ha adquirido dicha calidad por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del mismo”.

Tal redacción es congruente con los parámetros mínimos establecidos en el Art. 16.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC 2 según el cual “la notoriedad de una marca se analiza en relación al sector pertinente del público e inclusive con la notoriedad obtenida en el país como consecuencia de la promoción de dicha marca”.

Lo anterior lleva a establecer que, según la legislación de marcas de El Salvador, existen dos aspectos que se deben tener en cuenta para establecer la notoriedad de una marca:

• Que la marca sea conocida por el sector idóneo del público al cual va dirigido el producto y/o servicios, o conocida en los círculos empresariales afines, como perteneciente a una Empresa o Persona determinada.

• Que la marca sea usada, comercializada y promocionada en El Salvador.

PARAMETROS PARA ESTABLECER LA NOTORIEDAD

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece ambiguamente una definición de “signos distintivo notoriamente conocido” sin haber desarrollado otras disposiciones dentro de dicho cuerpo normativo que ayuden a determinar, por medio de parámetros objetivos, los dos aspectos antes señalados en el párrafo anterior, y sumado al hecho de no haberse emitido el Reglamento de dicha Ley, los interesaros en comprobar la notoriedad de los signos distintivos, deberán recurrir a parámetros objetivos establecidos por la jurisprudencia y la doctrina marcaria internacional, con el fin de evitar la subjetividad marcaria, comprobando fehacientemente la condición de “notoriedad”, ya sea, a los Tribunales de Justicia, en ocasión de un juicio, o a las autoridades del Registro de la Propiedad Intelectual, en ocasión de un trámite administro.

Para determinar la notoriedad, pueden tomarse en cuenta los factores, no taxativos, mencionados en la Recomendación Conjunta Relativa a disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente conocidas, adoptada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en el año 2000, la cual ha sido utilizada en la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, así:

““Doctrinariamente, se verifican los criterios para la determinación de la notoriedad de una marca: i) el grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público; ii) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca —principio de territorialidad—; iii) la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación, en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca —principio de territorialidad—; iv) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; y) la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por autoridades competentes; vi) el valor asociado a la marca; y, vii) el volumen de ventas o cuota de mercado””.

Así mismo, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Andino y algunos de los factores establecidos en el Artículo 228 de la Decisión 486: Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá tomarse en consideración los siguientes factores, los cuales no son taxativos sino ejemplificativos:

1. El grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro del país.

2. La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización dentro del país.

3. La duración, amplitud y extensión geográfica de la promoción dentro del país, incluyendo la publicidad, presentación en ferias, exposiciones u otros eventos.

4. Las ventas e ingresos de la empresa titular del signo notorio que se alega dentro del país

5. El valor de la inversión efectuada para promover el producto y servicio dentro del país.

6. La demanda de personas interesadas en obtener franquicias o licencias de uso del signo dentro del país.

7. Actividades relevantes de fabricación, compras o almacenamiento del signo en el país.

8. El grado de distintividad que el signo ha adquirido en otros países.

Los factores antes mencionados, son incluidos dentro de un estudio de mercado del producto y servicio que se comercialice, por lo cual, los resultados de dicho estudio se consideran como la prueba idónea para comprobar la notoriedad de una marca dentro del sector pertinente de un país.

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